LES FAITS

Rick S. a enregistré jimmorrison.com le 1er mars 1997. En mars 2009, ce nom de domaine désignait un site Internet ayant pour objet la vente de posters d’artistes (dont The Doors). Ce site contenait également de la publicité et des liens hypertextes vers des sites tiers.

Déclarant avoir récemment pris connaissance de cette utilisation du nom de domaine, les ayants droit de Jim Morrison ont engagé une procédure UDRP à l’encontre de Rich S. en vue d’obtenir le transfert du nom de domaine.

En réponse à la requête UDRP, le défendeur s’est contenté d’adresser un bref courrier électronique dans lequel il expliquait détenir des droits sur la marque "Jimmorrison.com".

L’argumentation dressée par le défendeur n’a pas convaincu et le transfert de jimmorrison.com a été ordonné [1].

LE COMMENTAIRE DE DOMAINESINFO

Jim Morrison s’est rendu célèbre en dirigeant le groupe de rock The Doors entre 1966 et 1971. Les droits de Jim Morrison sont aujourd’hui détenus et gérés par ses ayants droit, lesquels ont introduit cette procédure UDRP.

La décision rapportée révèle un nouveau cas de celebrity squatting dont la particularité réside dans le fait qu’il ne s’agit pas de typosquatting. Cela s’explique par le fait l’enregistrement de jimmorrison.com remonte à mars 1997. Quant aux ayants droit de Jim Morrison, ils expliquaient que la marque "Jim Morrison" remontait à 1966.

C’est d’ailleurs dans la notion de "marque" que réside l’intérêt de la décision. Faisant reposer son raisonnement sur les travaux de l’OMPI [2] et les précédents UDRP [3], l’expert considère que les ayants droit doivent apporter la preuve qu’ils détiennent un droit de marque sur le nom "Jim Morrison" et qu’à ce titre, il en est fait une exploitation commerciale. La notoriété seule ne suffit pas à conférer un droit de marque, le nom doit également être utilisé dans le commerce.

Les héritiers de Jim Morrison ont précisé qu’il n’existait pas de marque "Jim Morrison" enregistrée. Par conséquent, ils devaient prouver, selon le droit américain, l’existence d’une marque non enregistrée ayant acquis une signification propre. A cette fin, ils devaient démontrer que le nom "Jim Morrison" est exploité de manière commerciale.

Dans un premier temps, les héritiers avaient essayé d’apporter la preuve du caractère commercial et de la notoriété de la marque "Jim Morrison" en faisant reposer leur raisonnement sur des preuves (extraits de pages web, CD, livres et produits dérivés commercialisés) mettant évidence non pas la marque "Jim Morrison" mais la marque "The Doors".

Les éléments rapportés ne concernant pas la marque "Jim Morrison", l’expert a demandé aux héritiers de produire des preuves plus pertinentes. De nouvelles pièces (photos de CD, livres, t-shirts, etc.) furent portées à la connaissance de l’expert qui se trouva alors en mesure de constater que la marque "Jim Morrison" est exploitée dans le commerce indépendamment de la marque "The Doors".

En droit français, la notion de marque non enregistrée, autrefois connue sous l’appellation "marque d’usage", n’existe plus. Seule une marque dépose et enregistrée à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) confère un droit de marque opposable à tous. En UDRP, c’est différent. La preuve d’une marque dûment enregistrée n’est pas nécessaire. Néanmoins, à titre de précaution, il est conseillé de faire enregistrer une ou plusieurs marques.

Pour aller plus loin :

[1] WIPO, D2009-0334, The Estate of Jim Morrison a/k/a Lou and Pearl Courson v. Rick S., Communication Services Group, March 25, 2009.

[2] WIPO, Final Report on the Second WIPO Domain Name Process (the “Second WIPO Report”), para. 199, September 3, 2001.

[3] WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions (“WIPO Overview”) (emphasis added), paragraph 1.6.

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